Rechtsbeistand

Vertraulichkeitsvereinbarungen

Dies ist der Vertrag der verhindert, dass im Rahmen der Vertragsverhandlungen oder der Vertragserfüllung ausgetauschte Informationen nicht von einer Vertragspartei ohne das Einverständnis der anderen Vertragspartei an Dritte kommuniziert werden.

Es ist manchmal nötig, eine Erfindung oder gewisse vertrauliche Informationen schon vor der Einreichung einer Patentanmeldung potentiellen Partnern oder Investoren mitzuteilen. In diesem Fall ist es möglich, diese durch das Unterschreiben einer Vertraulichkeitsvereinbarung zur Geheimhaltung zu verpflichten. Diese Art von Vereinbarung ist besonders in der Anfangsphase der Entstehung einer Erfindung geeignet, d.h. vor der Patentanmeldung, oder für Geheimnisse, die bis auf weiteres vertraulich bleiben sollen, beispielsweise für ein firmeninternes Herstellungsverfahren.

Im Gegensatz zu einem Patent wird mit einer Vertraulichkeitsvereinbarung kein Monopol erreicht, der Empfänger der vertraulichen Information kann jedoch im Falle einer unlauteren Weitergabe vor Gericht auf Schadenersatz verklagt werden. Die Höhe der Entschädigung, die vom Richter bestimmt wird kann aber im Falle einer Vertragsverletzung nur schwer bewiesen werden. Es wird daher empfohlen im Vertrag eine Vertragsstrafe festzulegen.

P&TS kann Ihnen bei der Ausarbeitung einer auf Sie zugeschnittenen Vertraulichkeitsvereinbarung behilflich sein. Das Muster Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) zum Herunterladen zeigt die allgemeine Struktur einer typischen solchen Vereinbarung und wird nur als Beispiel angegeben. Wir bitten Sie deshalb, uns zu kontaktieren bevor Sie das Vertragsmuster benutzen, um sicher zu gehen, dass dieses in Ihrer Situation so benutzt werden kann.

Lizenzvertrag

Der Lizenzvertrag ist die Vereinbarung, mit welcher der Lizenzgeber dem Lizenznehmer gegen Entgelt das Recht zur industriellen oder kommerziellen Nutzung und Verwertung eines Immaterialgutes erteilt. Im Gegensatz zu einem Abtretungsvertrag behält der Inhaber hier die IP-Rechte weiterhin. Mit anderen Worten findet kein Wechsel oder keine Abtretung von Eigentum statt – der Inhaber gewährt ausschliesslich die Nutzungs- und Verwertungsrechte am Immaterialgut.

Es kann zwischen einer ausschliesslichen und einer einfachen Lizenz unterschieden werden. Mit ersterer ist dem Lizenzgeber nicht erlaubt, Dritten die IP-Rechte zur Nutzung oder Verwertung zu erteilen. Wohlgemerkt verpflichten sich die Inhaber der Rechte ebenfalls, das Immaterialgut selber nicht zu nutzen oder zu verwerten (beispielsweise die Erfindung kommerziell zu nutzen). Eine einfache Lizenz bedeutet, dass es dem Lizenzgeber vorbehalten ist, das Immaterialgut selber zu nutzen und verwerten und/oder Dritten diese Recht zu gewähren.

Abtretungsvertrag von IP Rechten

Mittels eines Abtretungsvertrags tritt der Zedent das Recht am immateriellen Gut an den Zessionar ab. Die Abtretung bedeutet, dass die IP-Rechte übertragen werden. Gemäss Schweizer Recht (Art.33 §.2bis PatG) ist die schriftliche Form für die Übertragung des Patentgesuches und des Patentes nötig, aber nicht für die Übertragung des Rechts am Patent (Art 3 PatG). Das Recht am Patent bedeutet das Recht, alle notwendigen Schritte ausführen zu können, um den Patentschutz zu erlangen.

Nichtfachkundige Personen verwechseln oft Lizenz mit Abtretung. Der Unterschied zwischen den beiden Verträgen lässt sich am ehesten mit einem Beispielsvergleich aufzeigen: Pacht ist analog zu einer Lizenz, ein Verkauf kann synonym mit einer Abtretung sein.

Forschungs- und Entwicklungsvertrag (F&E)

Der Forschungsvertrag ist der Vertrag, mittels welchem eine Partei den oder die Forscher beauftragt, Forschungen zu einem wissenschaftlichen oder technischen Problem durchzuführen und ihr die Resultate dieser Arbeit zur Verfügung zu stellen.

Der Zweck des Entwicklungsvertrags ist die Entwicklung eines Produkts, Werkzeugs oder eines anderen technischen Instruments.

In der Schweiz ist der F&E-Vertrag im Umfeld der Zusammenarbeit zwischen Universitäten (wie der ETH Zürich und der EPFL Lausanne und HES-SO usw.) und Partnern aus der Industrie, welche ein Forschungsprojekt finanzieren, weit verbreitet. Es ist daher sehr wichtig, im Vertrag folgende Sachverhalte zu regeln: Transfer von Rechten am geistigen Eigentum, welches aus den Resultaten eines Projekts erwachsen kann, die Frage des Nutzungsrechts am immateriellen Gut jeder Vertragspartei vor der Zusammenarbeit und die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Veröffentlichung der Resultate.

Technologietransfer

Innovation floriert oft im Grenzbereich unterschiedlicher Disziplinen und verschiedener (Organisations-) Kulturen. Eine gut definierte strategische Vision, Klarheit bezüglich Erwartungen und rechtlichen Fragen vorab sind wesentlich für die erfolgreiche Nutzung innovativer Ergebnisse.

Langjährige und internationale Erfahrung mit F&E-Projekten macht P&TS einen idealen Partner, einen geeigneten rechtliche Rahmen für Zusammenarbeiten und kooperativen Projekte zu definieren und zu verhandeln. Zu unserem Team von IP-Beratern für geistigen Eigentum (IP) zählen unter anderem wir eine interne Expertin für Technologietransfer, die Innosuisse Special Coach für Technologietransfer und SwiTT-Business-Mitglied ist.

P&TS geniesst sowohl unter Universitäten als auch unter Industriepartnern eine legitim anerkannte Stellung, die es uns ermöglicht, geeignete Abkommen dem relevanten gesetzlichen Rahmen entsprechend effizient und pragmatische zu verhandeln.

Wir beraten und unterstützen Partnerschaften zwischen Forschungsinstituten und Industriepartnern, sowie zwischen Start-ups und deren strategischen Partnern.

Zusammenarbeiten zwischen Industrie und öffentlichen Forschungsinstituten

Für Zusammenarbeiten zwischen Industriepartnern und höheren Forschungseinrichtungen ist es unabdingbar, vor dem Start des Projekts Eigentums- und Zugangsrechte an IP zu vereinbaren. Im Rahmen der Aushandlung dieser Rechte müssen die jeweiligen Beiträge der Partner, wie Finanzierung und innovativer Input, sowie die Bedürfnisse und kommerziellen Absichten beider Parteien berücksichtigt werden. Je nach Gewichtung dieser Aspekte fallen die meisten Vereinbarungen typischerweise in die Kategorie Finanzierungs-/Sponsoringvereinbarung, Forschungszusammenarbeit, IP-Vereinbarung oder in die Kategorie Dienstleistungsvereinbarung.

Jede Zusammenarbeit hat jedoch ihre Besonderheiten, und Vereinbarungen müssen so formuliert werden, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen und Bedingungen individueller Projekte gerecht werden. In P&TS entwerfen wir die richtige Art von Vereinbarung gemäss den spezifischen Projekterfordernissen und unterstützen unsere Kunden bei der Aushandlung geeigneter Konditionen.

P&TS verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Unterstützung von Industriepartners sowie von Forschungseinrichtungen. Wir sind mit den verschiedenen Organisationskulturen sehr vertraut und freuen uns insbesondere, die zahlreiche Schweizer Universitäten und HES zu unseren Kunden zählen zu können.

Konsortien

Die positiven Auswirkungen der Zusammenführung von Fachkompetenzen in Mehrparteienkonsortien sind weithin anerkannt und werden durch Thematik- spezifische Förderprogramme unterstützt. Diese Programme stehen sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene zur Verfügung (z.B. die von Innosuisse verwalteten Nationalen Thematischen Netzwerke (NTN)).

Im Allgemeinen legt die finanzierende Stelle eine rechtliche Grundlage für bewilligte Konsortiumsprojekte fest. Als Teil eines separaten Konsortiumsabkommens vereinbaren die Mitglieder des Konsortiums untereinander spezifische Bedingungen bezüglich Management, Eigentum und Zugangsrechte zu Ergebnissen, sowie deren Vermarktung. Aufgrund der Anzahl der verschiedenen Partner, die unterschiedlicher Erwartungen, Bedürfnisse und Interessen an dem Projekt haben, kann sich die Aushandlung dieser Vereinbarungen bisweilen als komplex und langwierig erweisen.

Ein «Leading House» in einem Konsortium muss bestimmte Vereinbarungen (wie z.B. Vertraulichkeitsverpflichtungen, IP- und kommerzielle Rechte, Verhaltenskodex, etc) zwischen den Partnern im Vorhinain festlegen, insbesondere wenn das Konsortiumsprojekt nicht durch klare Vorschriften der Förderungseinrichtung geregelt ist.

Je nach spezifischen Bedürfnissen unterstützt P&TS seine Kunden in der Erstellung eines soliden rechtlichen Rahmens für ein Konsortium sowie in der Aushandlung des Konsortialvertrags.

Spin-off Lizenzen

Die Schaffung einer neuen Rechtsperson aus einer Forschungsgruppe oder auf der Grundlage von geistigem Eigentum, das an einer öffentlichen Forschungseinrichtung generiert wurde, bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, nicht zuletzt im Zusammenhang mit den geänderten Rollen beteiligter Personen. Forscher müssen nun möglicherweise die Interessen des Jungunternehmens verteidigen. Mitarbeiter des Technologietransfers der Universität, die Vorarbeiten zur Unternehmensgründung unterstützt haben, sitzen nun plötzlich auf der anderen Seite des Verhandlungstisches.

Verschiedene Institutionen haben zwar unterschiedliche allgemeine Praktiken erstellt, allerdings werden spezifische Vereinbarungen in der Regel von Fall zu Fall ausgehandelt. Hierzu ist eine klare Kommunikation der Geschäftsbedürfnisse des Spin-offs in Bezug auf das geistige Eigentum und seiner realistischen finanziellen Kapazitäten, d.h. zur Zahlung von Lizenzgebühren, der Schlüssel zu einer langfristig erfolgreichen Vereinbarung.

Die Unterstützung von P&TS bei der Aushandlung von Spin-off-Lizenzen ist darauf ausgerichtet, einen mittel- bis langfristigen kommerziellen Erfolg zum Nutzen beider Seiten zu ermöglichen. Wir begleiten unsere Kunden von der Erstellung eines Term Sheets bis zur Unterzeichnung der Lizenz und darüber hinaus.

IP und Partner-Strategie für Jungunternehmen

Ein Jungunternehmen ist kein «One-Stop-Shop», sondern muss mit einer Reihe von Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um einen ausreichend großen Markt zu erreichen und zu wachsen. Eine Partnerstrategie sollte immer eng mit der IP-Strategie des Jungunternehmen abgestimmt sein, da Vereinbarungen dementsprechend ausgehandelt werden müssen. Wenn das geistige Eigentum nicht sorgfältig verwaltet wird, um die Gesamtvision des Unternehmens zu unterstützen, können frühzeitige Fehler in den Partnerschaftsvereinbarungen das Jungunternehmen daran hindern, sein geistiges Eigentum zur Erreichung seiner Ziele einzusetzen.

Im Laufe der Jahre hat P&TS mehr als 500 Start-up-Unternehmen in allen Aspekten des geistigen Eigentums und des Technologietransfers beraten. Um unsere Jungunternehmens-Kunden im Aufbau ihres IP-Portfolios zu begleiten, bieten wir Beratung zu IP-Strategie in Übereinstimmung mit der Vision des Unternehmens und zum Schutz von strategisch relevantem IP, egal ob dieses intern oder im Rahmen von Partnerschaften generiert wurde.

Verhandlung von Partnerschaftsabkommen

Im Rahmen der Verhandlung von Partnerschaftsabkommen legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf geistiges Eigentum und Vertraulichkeit, um sicherzustellen, dass die ausgehandelten Bedingungen die Geschäftsbedürfnisse unserer Kunden langfristig unterstützen. Wir helfen bei der Festlegung geeigneter Konditionen für Partnerschaftsabkommen, die die Interessen beider Seiten ausreichend berücksichtigt, da dies der Schlüssel zu einer erfolgreichen Partnerschaft ist.

Andere Dienstleistungen

Zögern Sie bitte nicht, sich mit besonderen Wünschen oder Bedürfnissen an uns zu wenden, auch wenn sie nicht genau den oben genannten Kategorien entsprechen. Wir werden alle Anfragen zum Technologietransfer erwägen, um zu evaluieren, wie wir Ihnen helfen können.

Einsprüche und Streitfälle

Dank unserer bedeutenden Tätigkeit in Bezug auf die Erfassung technologischer Entwicklungen nehmen wir oft an Einspruchsverfahren teil, um die Patente von Konkurrenten für ungültig erklären zu lassen, oder um die Patente unserer Klienten zu verteidigen. Wir sind für die Vertretung unserer Mandanten für alle Schritte eines Einspruchs- oder Rekursverfahrens vor dem Eidg. Institut für geistiges Eigentum in Bern oder vor dem europäischen Patentamt in München zugelassen.

Beobachtungen Dritter

Es ist möglich, sehr einfach gegen eine noch nicht erteilte Patentanmeldung eines Konkurrenten vorzugehen. Die Europäischen Patentübereinkunft erlaubt es nämlich jedem, Beobachtungen Dritter über eine europäische Patentanmeldung einzureichen (Art. 115 EPÜ). Es ist also möglich, dem europäischen Patentamt Argumente bezüglich der Patentierbarkeit einer von einem Dritten eingereichten Anmeldung zukommen zu lassen. Es ist auch möglich, neue Dokumente, beispielsweise Dokumente, die nicht im Recherchenbericht zitiert wurden, sowie Beweise, dass die angefochtene Anmeldung die Voraussetzung der EPÜ nicht erfüllt, einzureichen.

Es wird keine Gebühr für die Einreichung von Beobachtungen Dritter erhoben. Die Beobachtungen können anonym eingereicht werden. Derjenige, der Beobachtungen gemäss Art. 115 EPÜ einreicht, erwirbt nicht die Eigenschaft als Partei im Verfahren, was einen bedeutenden Nachteil darstellt. Die eingereichten Argumente und Dokumente werden alsdann direkt zwischen Anmelder und Prüfer besprochen, ohne dass der Dritte in diesen Diskussionen intervenieren kann. Der Anmelder ist also in einer vorteilhaften Position, um den Prüfer zu überzeugen.

Einsprüche

Einige Patentämter bieten Dritten die Möglichkeit an, einen Einspruch innerhalb von einer bestimmten Frist gerade vor oder nach der Erteilung des Patents einzureichen. In Europa, zum Beispiel, sieht die Europäische Patentübereinkunft zusätzlich zu den Beobachtungen Dritter ein Einspruchsverfahren zum Widerruf von erteilten Patenten vor. Der Einspruch muss schriftlich innerhalb von 9 Monaten nach Erteilung des Patents erhoben werden, unter Bezahlung einer Gebühr und Einreichung einer Begründung.

Ca. 6 % der erteilten Patente (Stand 1999) werden Gegenstand eines Einspruchs. Davon wird ungefähr ein Drittel ganz widerrufen, ein Drittel in abgeänderter Form aufrechterhalten und ein Drittel ohne Änderung aufrechterhalten.

Die Durchschnittsdauer eines Einspruchsverfahrens beträgt mindestens 2 Jahre. Eine nachfolgende Beschwerde kann das Verfahren um weitere 2 Jahre verlängern. Dank unserer Kompetenz für Vorabrecherchen, unserer Insider-Kenntnis der Funktionsweise des europäischen Patentamts sowie unserer breiten Erfahrung in solchen Verfahren, sind wir in der Lage, äusserst komplexe Einspruchsverfahren von Anfang bis zu Ende zu führen.

Nichtigkeitsklagen

Die einzige Möglichkeit, nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen ein Patent vorzugehen, ist mittels der Einreichung einer Nichtigkeitsklage vor einem Gericht. Die Gerichte sind auch alleine befugt, gegen Patentverletzer Strafen auszusprechen.

Wir helfen Ihnen, die Kosten, Nutzen und Risiken eines Verfahrens vor dessen Anfang einzuschätzen. Wir beraten Sie bezüglich der zu wählenden Gerichte (Wahl des Landes bzw. des Kantons), unterstützen Sie bei der Sammlung von Beweismaterial, empfehlen Ihnen die besten Anwälte für jede Gerichtsbarkeit und fungieren als technische Experten, um das Verfahren zu leiten oder Beistand zu leisten. Dank unserer Erfahrung im Leiten von Verhandlungen und in Lizenzangelegenheiten, helfen wir Ihnen, eine gütliche Einigung noch vor einem rechtskräftigen Urteil zu finden.

Audits

Unser Name steht für Patents & Technology Surveys. Von Beginn an haben wir unser Fachwissen im Patentwesen mit einer Überwachungsstechnologie kombiniert. Wir sind daher der privilegierten Lage, IP Audits durchzuführen. Die durch P&TS ausgearbeiteten Gutachten zielen auf ein bestehendes Patentportfolio ab, um folgende Fragen zu erläutern: Ist es möglich, die Patente/ Patentanmeldungen eines Inhabers zu verteidigen? Welches sind die Risiken, dass diese ungültig werden/verfallen? Können die Schutzrechte der Patente/Patentanmeldungen auf einfache Art umgangen werden?

Sind die Patente/Patentanmeldungen auf den Geschäftsplan des Inhabers abgestimmt? Was für Vorteile bringen sie? Wird das Kerngeschäft des Inhabers durch die Patente ausreichend und effektiv geschützt? Ist die Wahl der Länder, in welchen ein Patent angemeldet wurde, angebracht? Läuft das Unternehmen Gefahr, wegen Patentverletzungen an Drittpersonen angegriffen zu werden?

Diese Audit-Gutachten von P&TS dienen Unternehmen insbesondere bei der Abklärung ihrer Bedürfnisse und helfen so, die Prioritäten für eine ihrem Budget und Ambitionen angemessene IP –Politik zu etablieren. IP Due Diligence Gutachten werden auch oft für Investoren oder Risikokapitalgeber erstellt und ebenfalls bei Fusionen oder dem Erwerb eines Unternehmens.

Die P&TS Audits gehen normalerweise folgendermassen von statten: Am Anfang wird für das betreffende Unternehmen ein Inventar des intellektuellen Kapitals und der vielleicht schon vorhandenen IP-Titel erstellt. Danach überprüfen wir die Qualität dieses Portfolios und ihr mögliches Übereinstimmen mit der Stossrichtung des Geschäftsplans des Unternehmens. Danach vergleichen wir dieses Portfolio qualitativ und quantitativ mit denjenigen von auf demselben Gebiet tätigen Konkurrenten.

Unterredungen mit Verantwortlichen aus der F&E und Produktmanagern folgen. Die als besser schützenswert eingestuften Produkte des Unternehmens werden genauer untersucht und eine Risikobeurteilung eines Angriffs Dritter wird erstellt. Zudem werden mögliche Leerläufe und Verschwendungsquellen ermittelt.

Ein Gutachten wird dann erstellt. Dieses macht die existierenden Risiken deutlich und bietet Vorschläge zur einer kurz- und längerfristigen Verbesserung der Investitionen im IP-Bereich.

IP roadmap

IP-Roadmaps sind dazu geeignet, zusammen mit einer Firma oder Startup eine Strategie für ihr geistiges Eigentum zu entwickeln. Es geht darum, den Geschäftsplan eines Unternehmens zu verstehen, eine Panoramasuche in Patentdatenbanken durchzuführen, um den Wettbewerbskontext zu begreifen, und hernach eine Strategie für geistiges Eigentum vorzuschlagen, die den Geschäftsplan und die strategische Vision des Unternehmens unterstützt.

Wir stützen uns auf eine breite Erfahrung auf diesem Gebiet und haben seit mehr als 10 Jahren für Startups, insbesondere als Experten für CTI Startup / Innosuisse, mehr als 400 IP-Roadmaps durchgeführt. Das heisst: 400 Unternehmen, die wir besucht, interviewt und aus allen Blickwinkeln durchleuchtet haben, um ihnen eine Strategie für geistiges Eigentum vorzuschlagen, die ihren Bedürfnissen und Ansprüchen entspricht. Tatsächlich ist für Startups noch mehr als für etablierte Unternehmen ein effizientes Management von Geld- und Zeitressourcen unerlässlich, um ein solides Patentportfolio aufzubauen, Investoren zu überzeugen, Probleme in Bezug auf Benutzungsfreiheit zu vermeiden und auch ein wenig Aufsehen zu erregen.